美國專利許可中的反壟斷考量

在美國專利許可實踐中，反壟斷法是必須考慮的重要因素。在20世紀70年代，曾經提出了專利許可的“九個禁忌”。隨著時間的推移，這九個禁忌也在不斷發生變化。下面將逐一進行簡要介紹，希望能對我國的專利許可實踐提供參考和借鑒。

【資料圖】

1．以購買非專利材料作為專利許可的條件

專利許可人在進行專利許可時要求被許可人同時要購買其他產品，這就是常說的“搭售。搭售行為是否合法要看具體情況而定。在美國的司法實踐中，只有當許可人在相關專利產品或專利方法中擁有市場支配力時，反壟斷法才會阻止非專利商品與專利許可的捆綁。例如，在Henry v. A.B. Dick Co.油印機技術許可案中，許可方進行專利許可時要求被許可方同時需要購買墨水和紙張作為專利許可的條件，被法院認定是合法的；在United Shoe Machinery Corp. v. United States案中，許可方在專利許可時要求被許可方購買非專利用品作為許可條件，被法院認定是非法的；在Dawson Chem Co. v. Rohm & Haas案中，許可方在專利許可時，要求以被許可方從專利許可方購買化學品為條件則被法院認定是合法的。美國法院的判斷原則就是要看許可方在相關專利產品或專利方法中是否擁有市場支配力。1988年，美國國會修訂了專利法，根據美國專利法第271條（d）項規定，“任何有權獲得侵權救濟的專利權人……均不得因他做了以下一項或多項行為而被拒絕救濟或被視為權利濫用：……（5）在專利許可或者專利產品許可中，以獲取另一項專利的許可或者購買其他產品為條件，除非根據具體情況，專利權人在被設定許可條件的該專利或專利產品所在的相關市場擁有市場支配力。”

在我國的專利許可活動中，搭售行為一般被認為屬于非法壟斷行為，因而是無效的。例如，根據最高人民法院理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋（以下簡稱“技術合同解釋”）第10條，下述行為屬于非法壟斷技術，妨礙技術進步的行為，“……（四）要求技術接受方接受并非實施技術必不可少的附帶條件，包括購買非必需的技術、原材料、產品、設備、服務以及接收非必需的人員等;（五）不合理地限制技術接受方購買原材料、零部件、產品或者設備等的渠道或者來源。” 其中的第（四）項，即屬于專利許可時的搭售行為。第（五）項包括了要求技術接受方只能向許可方或者其指定的來源或者渠道購買原材料、零部件、產品或者設備的情況，實際上也屬于變相搭售行為。在我國，判斷搭售行為是否合法時，并未考量許可人在專利產品或專利方法中是否擁有市場支配力這一因素。另外，在第（五）項的“合理性”的考量中，并未給出明確解釋。在美國，證明搭售行為合理性有兩個普遍成功的論據：1）使用搭售來“計量”專利許可的價值，因為它可以用來衡量使用專利發明制造的產品數量。2）有益于更高的質量控制。

2．要求被許可人將后續獲得的專利轉讓回許可方

要求被許可人將后續獲得的專利轉讓回許可方稱為專利許可回授。許可方要求被許可方因后續改進獲得的專利轉讓回許可方通常是被允許的。但是如果許可方要求將被許可方的后續改進的所有權完全歸于許可方所有或者要求獨占許可的話，則可能會帶來反壟斷的問題。因為在這種情況下被許可方不太可能有足夠的動力來改進技術。這種限制可能會產生減少或限制競爭的效果。在Transparent-Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith Co.案中，美國最高法院認為，專利許可回授本身并不違法，但是須遵守合理規則。在評估專利許可回授是否具有排斥競爭效果時需要考慮的幾個合理規則因素包括（1）相關市場當事方的市場支配力；（2）雙方是否是競爭對手；（3） 回授是獨占性的還是非獨占性的；（4） 被許可人保留使用改進的哪些權利；（ 5）回授是否與許可的專利范圍相關。根據該在先判例，回授被視為排斥競爭的情況往往僅限于回授是為獲得或維持壟斷而獲取知識產權的更廣泛模式的一部分的情況。例如，在United States v. General Electric Co.案中，法院認定被告通過遵循獲得市場上所有專利權的政策來排除其他專利權，包括利用回授條款來獲得被許可人改進的權利，從而屬于非法壟斷。同樣，在Kobe v. Dempsey Pump Co.案中，被告利用回授條款作為獲取與油泵相關的所有專利模式的一部分，被認定為構成了試圖壟斷。

在我國，根據技術合同解釋，“限制當事人一方在合同標的技術基礎上進行新的研究開發或者限制其使用所改進的技術，或者雙方交換改進技術的條件不對等，包括要求一方將其自行改進的技術無償提供給對方、非互惠性轉讓給對方、無償獨占或者共享該改進技術的知識產權”屬于非法壟斷技術，妨礙技術進步的行為。其中既有反壟斷的考量，也有公平性的考量。

3. 限制產品購買者轉售產品的權利

根據美國專利法，專利持有人可以授予和轉讓“……對美國整個地域或任何特定地域的排他權”。因此，被許可人可以被限制在特定的地區或特定的客戶或特定的使用領域制造和銷售產品。但此類權利受到“首次銷售”或“權利用盡”原則的限制，該原則首先在 Adams v. Berk案9中被提出，在 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics Inc.案10中得到再次確認。在Quanta案中，美國最高法院適用專利法而非反壟斷法，審查限制專利權人控制所有售后活動的能力。在該案中，LG 電子向英特爾授權了某些計算機專利的許可。根據該許可，英特爾可以制造和銷售體現該專利技術的微處理器和芯片組。但該協議明確規定，沒有向英特爾的客戶授予將（a）實施許可專利的英特爾產品與（b）非英特爾產品結合的許可。Quanta從英特爾購買了微處理器和芯片組，了解不得使用非英特爾產品的條件。然而Quanta仍然使用英特爾和非英特爾部件來制造計算機。該案最終上訴至美國最高法院。美國最高法院認為，LG 不能向Quanta主張專利權，就像其不能向其直接客戶英特爾主張專利權一樣。根據美國專利法，授予被許可人制造受專利保護的物品的權利的專利權人失去了對該物品的控制，并且不能根據專利法主張對該物品施加進一步限制的權利。從最初購買者那里購買該物品的后續購買者如果無視對最初購買者施加的限制，也不構成專利侵權。

在美國，對購買者轉售產品權利的限制也出現在生物技術領域，特別是在復制種子等生物工程產品方面。根據美國專利法，使用已售產品的復制品構成專利侵權，而不會觸發權利用盡原則，因為子代產品從未被出售過——只有母代產品出售過。在 Monsanto Co. v. Scruggs案 中，一名農民種植了從谷倉那里獲得的Monsanto擁有專利保護的第二代種子，被認定為構成專利侵權。最高法院支持了下級法院的判決。該案確定了涉及復制生物產品的專利的權利用盡的界限。

我國專利法中也明確規定了“權利用盡原則”。中國專利法第七十五條明確規定，專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的不屬于專利侵權行為。

4. 限制被許可人經營專利范圍之外的產品的能力

該“禁忌”主要涵蓋許可人要求被許可人同意不交易與許可人相競爭的產品或服務的其他人的商品，作為獲得專利許可條件的一部分。用反壟斷術語來說，稱為“獨家交易”的承諾。需要根據反壟斷法的合理規則進行評估。只有當許可人的競爭對手大量喪失機會時，才可能被視為排斥競爭。考慮的因素包括：（1） 許可方擁有足夠的市場支配力，使其有能力實施限制；（2） 接受獨家交易義務的企業是否構成消費市場的重要組成部分；（3）獨家交易的期限。

另外，在某些有關制定標準的反壟斷案件中也存在這項禁忌。在標準制定過程中，參與者參與全行業范圍內的標準的制定，以建立起互操作性或兼容性標準。這種標準化組織一般具有要求披露專利的規則，并且專利所有者同意根據公平、合理和非歧視（“FRAND”）條款許可專利。將技術嵌入標準的效果類似于獨家交易——希望銷售與行業標準兼容的產品的人必須使用專利持有者技術涵蓋的技術。將專利嵌入行業標準的事實構成了市場支配力的某種證據。由于在行業標準的情況下其他技術可能不可用，專利所有者有可能觸犯了獨家交易的禁忌。根據美國聯邦貿易委員會法第 5 條禁止不公平競爭方法的規定，持有標準必要專利（“SEP”）的公司不得尋求禁令，并需履行其先前的承諾，提供 FRAND 許可。

5. 向被許可人承諾許可人不會授予進一步的許可

這項禁忌涉及許可方不再授予進一步許可的協議。實際上，專利許可方這樣做就是告訴被許可方，在該專利技術方面其不會遇到其他競爭。此類獨家許可協議一般并不存在反壟斷方面的問題。法院在進行反壟斷審查時主要要考量許可方是否具有市場支配力。例如，在 Packard Motor Car Co. v. Webster Car Co.案中, 法院支持了Packard 與其他經銷商的終止關系，以維持與第三方的獨家經銷權，法院認為Packard在整個汽車市場上不具備市場支配力，因此其獨家經銷權并不構成排斥競爭行為。

6. 強制被許可人獲取“一攬子”許可

該項禁忌是強制“一攬子”許可，有點類似于在第一個禁忌中討論過的搭售行為。但一攬子許可并不是將產品與專利許可捆綁在一起，而是將多個專利許可合并到一起進行一攬子許可。根據美國的在先判例，只有在存在脅迫、存在單獨的可分割知識產權、許可人在所需知識產權方面擁有市場支配力的情況下，根據合理分析規則，以及有證據表明競爭受到損害，這種捆綁才是非法的。其后果是在市場中排除競爭對手。

在專利池許可情形中，特別是當專利池包含彼此不互補但實際上可以相互替代的知識產權時，該項禁忌將具有更多意義。專利池在消費電子行業很常見，并且越來越多地用于制藥行業。美國司法部和聯邦貿易委員會知識產權指南涉及到專利池并認為其在某些情況下可能有利于競爭，但在其他情況下可能會排斥競爭。美國司法部聯邦貿易委員會指南指出了專利池的兩種排斥競爭后果：（1） 潛在競爭對手被拒絕獲得專用于專利池的專利，從而阻礙了競爭；（2） 利用專利池實施價格和/或數量限制。在后一種情況下，政府將考慮專用于該池的知識產權是否具有互補性或可替代性，如果可替代，則只有其中一項技術可獲得該池的許可。Princo Corp. vs ITC 案是在專利池背景下一個典型案例。Princo 案將專利濫用縮小為僅限于擴大專利范圍的排斥競爭行為的較小的范圍。Princo 案始于飛利浦向 ITC 起訴 Princo 的專利侵權案。該專利是飛利浦、索尼、理光和Taiyo創建的專利池的一部分，旨在開發光盤標準。Princo 抗辯，指控專利池中聚集了太多專利，但并非所有專利都是該標準所必需的，從而濫用了專利。Princo 聲稱，飛利浦和其他公司通過將非必要但具有潛在競爭性的技術納入池中并限制池外獲取該技術，構成了專利濫用行為。當案件最終由法院全席解決時，專利濫用原則被認為不適用于所指控的阻止對池外“非必要”競爭技術進行許可的協議。相反，濫用僅適用于超出專利法允許的范圍利用所主張的飛利浦專利的行為。

7. 附加與被許可人的銷售不合理相關的許可使用費條款

該項禁忌涉及與被許可人的銷售不合理相關的許可使用費條款。這一禁忌涵蓋了多年來美國法院認為在反壟斷法下存在問題的一些做法，特別是 （1） 要求對無專利或專利被發現是無效的商品支付許可使用費; （2） 無論是否包含在專利范圍內，要求根據產量支付許可使用費；（3） 即使在專利到期后仍要求使用費；（4） 其他旨在擴大專利范圍的各種許可使用費條款。根據美國專利法，要求對“不使用專利教導”的產品支付許可使用費的許可是非法的。在Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.案中，法院認為“專利的影響力不得...用于獲取被許可人銷售其他產品收入的百分比份額...... ”。

對于產品的專利已經過期仍然授權許可費的許可，在 Brulotte v. Thys Co.案中，法院考慮了許可使用費的支付期限超出了專利到期時間的許可使用費的情況，認為該許可是“明顯表明許可人正在利用這些許可來實現其在專利期限之外的壟斷地位，因而是非法的。同樣，該禁忌也涵蓋了專利權人繼續為已被宣告無效的專利尋求專利費的情況。參見 Transweb LLC v. 3M Innovative Properties Co. 案，因為3M 試圖針對其在防油和防油過濾器和過濾介質市場上的競爭對手行使兩項以欺詐手段獲得的專利被聯邦法院陪審團裁定違反了聯邦反壟斷法。

8. 限制被許可人使用專利方法制造的產品

該項禁忌涉及對被許可人使用專利方法制造的產品的限制。這里的限制一般指對客戶的限制、地域限制或使用領域限制。在反壟斷術語中通常稱為“縱向非價格限制”。美國最高法院認為所謂的“縱向非價格限制”并不妨礙競爭。例如，參見 General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.案和 Leegin Creative Leather Products Inc. v. PSKS, Inc.案。另外，在縱向非價格限制中更應考慮的是如前所述的專利權在首次銷售后即用盡的權利用盡原則。

9. 限制許可產品的銷售價格

這項禁忌涉及專利許可人是否可以限制專利所涵蓋商品的銷售價格，且一直存在爭議。

美國最高法院認為維持銷售價格本身就是非法的。參見Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co.案。雖然不斷受到批評，但這一規則本身仍維持了近 60 年。該規則在 State Oil Co. v. Khan案中受到削弱，該案認為維持最高銷售價格受合理性規則而非本身規則的約束。在 Leegin Creative Leather Products Inc. v. PSKS Inc. 案中，上述規則完全失效。目前，根據美國聯邦反壟斷法，維持銷售價格須遵守合理性規則。然而，很多州仍然認為維持銷售價格本身是非法的，很多州總檢察長在執法行動中也采取了同樣的立場。 美國國會對廢除Leegin案規則并恢復Dr. Miles案的規則仍在考慮之中。當然，在限制銷售價格案件中依據合理規則獲勝仍然具有現實的可能性。

盡管存在反壟斷法的禁止規則，美國最高法院也認為可以以專利法為準，專利權人可以設定根據其專利制造的產品的銷售價格。在 United States v. General Electric Co案中，法院評估了燈泡制造商和專利所有者通用電氣與其競爭對手西屋電氣 （Westinghouse） 之間達成的協議，西屋電氣根據協議獲得了根據專利制造燈泡的許可。通用電氣設定了西屋電氣對根據該專利生產的燈泡的收費價格。雖然表面上是一個價格壟斷聯盟，但法院允許了許可人通用電氣確定西屋電氣的價格。之后，通用電氣的規則受到了一定的限制。在 United States v. Line Material Co.案 中，當許可人向一個行業的多家公司授予許可時，法院沒有適用通用電氣案的原則。1995 年DOJ-FTC 反壟斷指南聲稱通用電氣案的原則已被推翻，并認為根據當時流行的Dr. Miles案規則，限制被許可人的銷售價格本身就是非法的。如果美國國會決定恢復反壟斷法下的“本身違法”規則的話，則根據專利法下的通用電氣案的原則將可能不再適用。

我國對專利許可產品的價格的限制在特定情況下也可能被認為屬于非法壟斷行為。根據技術合同解釋，“阻礙當事人一方根據市場需求，按照合理方式充分實施合同標的技術，包括明顯不合理地限制技術接受方實施合同標的技術生產產品或者提供服務的數量、品種、價格、銷售渠道和出口市場”屬于非法壟斷、妨礙技術進步的行為。另外，在我國反壟斷法中，對于限制價格也有具體的規定，在此不再贅述。

參考資料：William D. Coston, The Patent-Antitrust Interface: Are There Any No-No’s Today?